[原题]专利无效后专利许可合同的效力判定（上）

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引言

一、专利无效的追溯力

二、判定规则

三、司法实践

四、域外经验

五、结论及建议

注释

引 言

效力系合同的基础问题，亦系核心问题。作为专利许可合同的标的，专利权被宣告无效（以下简称“专利无效”）后专利许可合同的效力为何种形态，系学理上必须回答的问题。在专利许可合同的救济中，专利无效后专利许可合同的效力可能成为被许可人针对专利权人就专利许可合同纠纷提起的诉讼予以抗辩、甚至提起反诉的理由。因此，对专利无效后专利许可合同效力的关切既具有学理价值，亦具有实践意义。

1992年第一次修订后的《专利法》第四十七条虽然间接规范了专利无效后专利许可合同效力的判定思路，但却未对专利许可合同的具体效力形态予以规定，且《专利法》、《专利法实施细则》及相关司法解释亦未对“宣告专利权无效前”、“已经履行”等重要概念予以规定或解释，业界对专利无效追溯力的内涵及专利无效后专利许可合同的效力判定一直存有不同的理解。1999年实施的《合同法》虽对专利无效后专利许可合同的效力予以明确规定，但作为新法，其规定与作为特别法的《专利法》第四十七条存有一定的冲突，且随着时代的变迁，《合同法》的部分立法例已不再适应民法的价值取向及国际发展趋势。《专利法》立法不明及《专利法》与《合同法》的立法冲突为法律适用预留空间的同时，亦造成司法实践中不同的操作思路和裁判规则。

虽然追溯力可在一定程度上反映专利许可合同的效力形态，但追溯力、效力形态、法律后果三者系相互关联但却分属不同的分析对象，有必要结合《合同法》的相关规定对专利无效后专利许可合同的效力判定予以探索和研究。

鉴此，本文尝试以专利许可合同为分析对象，以专利无效的追溯力为起点，以专利许可合同的效力形态为中心，辅以相关裁判案例，从学理、立法及司法三个维度予以考察，分析学理上的回应，考察立法上的变迁，梳理司法实践中的相关观点，并结合日本、美国和欧洲等国家和/或地区的域外经验，就专利无效后专利许可合同的效力判定得出初步结论，并基于立法和司法的视角提出相应的建议。

一、专利无效的追溯力

《专利法》第四十七条规定，“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”

因《专利法》、《专利法实施细则》及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等司法解释均未对“宣告专利权无效的决定”、“宣告专利权无效前”、“已经履行”等重要概念予以规定或解释，业界对专利无效追溯力的内涵一直存有不同的理解。笔者基于最高人民法院对“宣告专利权无效的决定”、“宣告专利权无效前”、“已经履行”等重要概念的解释，分析专利无效追溯力的内涵及专利无效有无追溯力的条件。

（一）追溯力的内涵

1、一般意义

法的溯及力，也称法律溯及既往的效力，是指法律对其生效以前的事件和行为可以适用的效力，其效力对象是“行为或事件。”[注1]与理论上对法的溯及力的定义相同，最高人民法院陈朝仑法官认为，“法的溯及力，又称法的溯及既往的效力，是指新的法律颁布后，对其生效前的事件和行为是否适用的问题。如果适用，则具有溯及力；如果不适用，则不具有溯及力。”[注2]

笔者认为，专利无效的追溯力可参照法的溯及力予以理解，结合《专利法》第四十七条的规定，笔者认为，专利无效的追溯力系指“宣告专利权无效的决定”对“宣告专利权无效前”的：(a) 专利效力；(b)专利许可合同等专利合同；(c) 涉及专利侵权纠纷的判决书、调解书、专利侵权纠纷处理决定可以适用的效力。

其中：专利无效对专利许可合同不具有追溯力，意指专利无效对专利许可合同的效力形态及法律后果等任一方面均无影响；换言之，专利无效的法律事实对专利许可合同的效力形态并无影响，当然地，专利许可合同的效力形态在专利无效前后并无变化。专利无效对专利许可合同具有追溯力，意指专利无效对专利许可合同的效力形态和/或法律后果等某一方面或某几方面存有影响；换言之，专利无效的法律事实对专利许可合同的效力形态和/或法律后果等某一方面或某几方面存有影响可能的，专利许可合同的效力形态和/或法律后果等某一方面或某几方面在专利无效前后存有变化。

2、追溯主体

基于《专利法》第四十七条的规定，专利无效的追溯力的追溯主体系“宣告专利权无效的决定”。

鉴于表述方便，“宣告专利权无效的决定的追溯力”，下文简称“专利无效的追溯力”；“宣告专利权无效的决定对专利效力的追溯力”，下文简称“专利无效对专利效力的追溯力”；“宣告专利权无效的决定对专利许可合同的追溯力”，下文简称“专利无效对专利许可合同的追溯力”。

3、追溯对象

基于《专利法》第四十七条的规定，专利无效的追溯力的追溯对象系：(a) 专利效力；(b)专利许可合同等专利合同；(c) 涉及专利侵权纠纷的判决书、调解书、专利侵权纠纷处理决定。鉴于本文的分析对象系专利许可合同，对涉及专利侵权纠纷的判决书、调解书、专利侵权纠纷处理决定的追溯力不在本文的讨论范围之内，本文所指的追溯力均系专利无效对专利效力及专利许可合同的追溯力，追溯对象分别系专利效力及专利许可合同。

（二）区分两种追溯力

1、必要性

在业界现有的研究中，把专利无效对专利效力的追溯力与专利无效对专利许可合同的追溯力混为一谈已成常态，并把对专利效力的追溯视为原则，把对专利许可合同的追溯视为例外，但该种理解显然是粗糙的。

一个方面，专利与专利许可合同系标的与合同之关系，系两个独立的分析对象。专利无效对专利效力的追溯不能等同于专利无效对专利许可合同的追溯。另一个方面，基于《专利法》第四十七条第一款的规定，专利无效对专利效力的追溯系绝对的追溯；基于《专利法》第四十七条第二款的规定，专利无效对专利许可合同的追溯系有条件的追溯，即：相对的追溯。

因此，追溯行为的追溯主体系“宣告专利权无效的决定”，追溯对象系专利效力与专利许可合同。为充分厘清专利无效的追溯力的内涵，并基于此分析和判定专利无效后专利许可合同的效力，区分两种追溯力具有现实意义，亦更合乎立法的本意。

2、专利无效对专利效力的追溯力

关于专利无效对专利效力的追溯力，基于《专利法》第四十七条第一款的规定，通说认为，“专利权被宣告无效的，追朔至专利权授予时发生效力，也就是视为专利权自始即不存在，视同专利权根本就没有授予一样。”[注3] 即：专利无效对专利效力的追溯系绝对的追溯。

3、专利无效对专利许可合同的追溯力

关于专利无效对专利许可合同的追溯力，基于《专利法》第四十七条第二款的规定，专利无效对专利许可合同的追溯系有条件的追溯，即：专利无效对专利许可合同的追溯系相对的追溯。

（三）几个重要概念

于1984年3月12日颁布、自1985年4月1日起实施的《专利法》第五十条规定了专利无效对专利效力的追溯力。1992年9月4日第一次修订后的《专利法》第五十条增加了专利无效对专利许可合同的追溯力的规定，但业界对“宣告专利权无效前”、“已经履行”等重要概念一直存有不同的理解，自2009年开始，最高人民法院先后在一些裁判案例中对前述重要概念予以解释。

1、对“宣告无效的专利权”的理解

2009年12月8日，最高人民法院就申请再审人深圳万虹科技发展有限公司与被申请人深圳市平治东方科技发展有限公司、新诺亚舟科技(深圳)有限公司、创新诺亚舟电子(深圳)有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案[注4]作出再审审查裁定并认定，“‘宣告无效的专利权’应当是指专利复审委员会作出的发生法律效力的无效宣告请求审查决定所宣告无效的专利权。对于专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定，如果当事人自收到通知之日起三个月期满仍未向人民法院起诉的，该决定即发生法律效力；如果当事人依法提起了行政诉讼，该决定只有被生效的行政裁判维持其合法有效后才能发生法律效力。”

2、对“宣告专利权无效的决定”的理解

基于申请再审人深圳万虹科技发展有限公司与被申请人深圳市平治东方科技发展有限公司、新诺亚舟科技(深圳)有限公司、创新诺亚舟电子(深圳)有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案，结合前述分析，“宣告专利权无效的决定”应当是指“专利复审委员会作出的发生法律效力的无效宣告请求审查决定。”

3、对“宣告专利权无效前”的理解

• 宣告无效的时间点系决定日，非生效日

2010年11月11日，最高人民法院就申请再审人刘建金与被申请人蔡少兴侵犯实用新型专利权纠纷案[注5]作出再审审查裁定并认定，“‘宣告专利权无效前’，是指专利复审委员会宣告专利权无效的决定日期，不包括该决定日，而非无效决定效力最终确定日期。”

最高人民法院在该再审审查裁定中进一步认为，“将‘宣告专利权无效前’解释为专利复审委员会宣告专利权无效的决定日期，而非无效决定效力最终确定日期，有助于专利侵权案件中双方当事人对无效决定的追溯力有一正常合理的预期，并有助于防止专利权人利用后续针对无效决定的司法审查，尽量拖延无效决定效力最终确定的时间，利用上述时间抢执行，滥用执行。决定日在专利复审委员会无效宣告请求审查决定中有明确载明，也是专利公报公布的项目之一。只要在专利复审委员会宣告专利权无效的无效宣告请求审查决定载明的决定日之前，认定构成专利侵权的判决、裁定尚未开始执行或者尚未全部执行完毕的，此后效力最终确定的宣告专利权无效的决定就对该判决、裁定具有追溯力。”

• 宣告无效的时间点系决定日，非发文日亦非送达日

2012年11月20日，最高人民法院就申请再审人陕西东明农业科技有限公司与被申请人陕西秦丰农机(集团)有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[注6]作出再审审理判决并认定，“在确定宣告无效的时间点时，应该考虑如下因素：一是该时间点应有对世性，应是社会公众均可公开得知并明确知晓的；二是该时间点应有确定性，应是一个确定的时点，原则上不宜随当事人的具体情况或者其他人为因素发生变动；三是该时间点应是较早的具有法律意义的时间点，尽量增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会。决定日在无效宣告请求审查决定书上有明确记载，社会公众可以方便地获知。无效宣告请求决定一经作出即对专利复审委员会产生拘束力，不得随意撤销或者变更。发文日(3月25日)是专利复审委员会向当事人发送无效宣告请求审查决定的时间，是送达过程的开始时间。该时间在无效宣告请求审查决定书上亦有明确记载。送达日(2011年4月3日)是当事人收到无效宣告请求审查决定的时间，是可提起行政诉讼期间的起算点。送达日无法在无效宣告请求审查决定书上载明，只能根据送达当事人的具体情况予以查明。无效宣告请求审查决定作出后，无论是发文日还是送达日均可能由于人为因素发生变动，有时大大迟于决定作出日。如果以发文日或者送达日作为专利权被宣告无效的时间点，则决定作出日至发文日或者送达日这一时间间隔可能被当事人利用，通过恶意加快或者拖延执行或履行来影响无效宣告请求审查决定的追溯力，从而获得有利于自己的追溯力结果。可见，无论以无效宣告请求审查决定的发文日还是送达日作为宣告专利权无效的时间点，均可能造成不合理的结果。相反，以无效宣告请求审查决定的决定日（作出日）作为确定专利权被宣告无效的时间点，不仅具有对世性和确定性，还可以在一定程度上增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会，实现结果公正。因此，宣告专利权无效的时间点应以无效宣告请求审查决定的决定日（作出日）为准。”

• 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）》对宣告无效的时间点系决定日的回应

另，于2014年7月31日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）》（以下简称“《专利侵权司法解释（二）（公开征求意见稿）》”）第三十五条规定，“专利法第四十七条第二款所称的在宣告专利权无效前，是指在专利权无效宣告请求审查决定书载明的决定日前……”此系对宣告无效的时间点系决定日的回应。

4、对“已执行”的理解

2010年11月11日，最高人民法院就申请再审人刘建金与被申请人蔡少兴侵犯实用新型专利权纠纷案作出再审审查裁定并认定，“‘已执行的专利侵权的判决、裁定’，是指专利侵权判决、裁定确定的被诉侵权人应承担的全部给付法律责任均履行完毕，即全部的专利侵权赔偿金均已经由申请执行人实际收到。”

最高人民法院在该再审审查裁定中进一步认为，“将‘已执行的专利侵权的判决、裁定’解释为专利侵权判决、裁定确定的被诉侵权人应承担的全部给付法律责任均履行完毕，即全部的专利侵权赔偿金均已经由申请执行人实际收到。基于此种解释，在专利权可能被专利复审委员会无效的情况下，侵犯专利权纠纷案件的双方当事人在专利侵权判决、裁定的执行程序中可达成有附加条件的执行协议，将被执行款存放在执行法院的账户，待专利权效力最终确定后，如专利权维持有效，将被执行款转交申请执行人；防止，专利权被无效后，将被执行款回转给被执行人，兼顾了双方当事人的利益与平衡，并提高了执行效率。”

2012年11月20日，最高人民法院就申请再审人陕西东明农业科技有限公司与被申请人陕西秦丰农机(集团)有限公司侵害实用新型专利权纠纷案作出再审审理判决并认定，“‘判决已执行’是指判决所确定的执行内容已经执行完毕，判决确定的权利人的利益已经得到实现。判决已执行的时间点，一般应以判决所确定的执行内容执行完毕，且判决确定的权利人的利益得到实现的时间点为准。”

5、对“已经履行”的理解

• “已经履行”系完全履行非部分履行

2012年3月9日，最高人民法院就申请再审人冯玉柱与被申请人湖南崇德工业科技有限公司专利权转让合同纠纷案[注7]作出再审审理判决并认定，“本案专利权转让合同及补充合同涉及到两个专利权的转让，其中专利一在合同履行过程中被宣告无效，根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同不具有追溯力，因此，对于专利转让合同及补充合同中关于专利一的部分已经履行完毕的不再追溯。”

• 对《专利侵权司法解释（二）（公开征求意见稿）》第三十五条的理解

《专利侵权司法解释（二）（公开征求意见稿）》第三十五条规定，“专利法第四十七条第二款所称的在宣告专利权无效前，是指在专利权无效宣告请求审查决定书载明的决定日前；该款所称的已执行、已经履行或者强制执行，是指已经实际执行、实际履行或者强制执行的部分……”

笔者认为，即使《专利侵权司法解释（二）（公开征求意见稿）》第三十五条经审议通过而得以正式发布，亦不能把关于合同行为的“已经履行”当然理解为实际履行的部分，其仍应作完全履行予以理解和适用，理由如下：

首先，《专利法》第四十七条中的两个“已经履行”分别规制侵权行为和合同行为。《专利法》第四十七条包含两个“已经履行”，第一个“已经履行”系规制关于侵权行为的专利侵权纠纷处理决定，第二个“已经履行”系规制关于合同行为的专利实施许可合同和专利权转让合同。

其次，《专利法》第四十七条对侵权行为和合同行为采取了不同的规制态度。因为：

(1) 债的发生原因不同。如前所述，作为债发生的两种不同原因，一个系侵权行为，一个系合同行为。

(2) 救济途径不同。因为债的发生原因不同，救济途径亦不相同。对于侵权法律行为，当侵权纠纷发生后，专利权人可选择以行政或司法的方式予以救济，若选择以专利侵权行政投诉的行政方式予以救济，作为专利管理机关的各级知识产权局将会依法作出专利侵权纠纷处理决定；而专利权人选择以提起专利侵权诉讼的司法方式予以救济的，作为司法审查机关的各级人民法院将会依法作出相应的判决书或调解书并依申请依法执行。对于合同行为，当合同纠纷发生后，专利权人和/或被许可人只能选择以司法方式予以救济。

(3) 追溯导致的社会成本不同。对于侵权行为，专利无效是否具有追溯力的考量因素系救济，具体的判断标准系救济是否得以实现，即：不具有追溯力的情形及于救济阶段；对于合同行为，专利无效是否具有追溯力的考量因素系履行，具体的判断标准系合同是否得以完全履行，救济是否得以实现在所不问，即：专利无效对于合同行为不具有追溯力的情形未及于救济阶段，处于救济阶段或救济已予实现的合同行为仍可能因未完全履行而被予追溯。因侵权行为和合同行为的救济途径不同，其救济成本亦不相同，侵权行为比合同行为的救济成本可能更高，相应地，专利无效对侵权行为予以追溯导致的社会成本可能更高。

为节约社会成本，并平衡各方利益，《专利法》第四十七条对侵权行为和合同行为采取了不同的规制态度；具体而言，专利无效对侵权行为可予追溯的范围小于合同行为，即：《专利法》第四十七条在专利无效是否可追溯的问题上持不同态度。

再次，应对《专利法》第四十七条中的两个“已经履行”作不同理解。根据《专利侵权司法解释（二）（公开征求意见稿）》第三十五条之规定，关于侵权行为的“已经履行”系指实际履行的部分，亦即：关于侵权行为的“已经履行”由完全履行变更为部分履行。基于前述分析，因为“实际履行的部分”界定的范围更大，包括“完全履行”，把关于侵权行为的“实际履行”理解为“实际履行的部分”更符合《专利法》第四十七条在专利无效是否具有追溯力的问题上对侵权行为采取的规制态度。

但，即使《专利侵权司法解释（二）（公开征求意见稿）》第三十五条经审议通过而得以正式发布，因《专利侵权司法解释（二）（公开征求意见稿）》系关于专利侵权案件的司法解释，两个“已经履行”不能当然作相同理解，相反，应对两个“已经履行”作不同理解。

最后，把关于合同行为的“已经履行”理解为实际履行的部分可能面临理论障碍。若把关于合同行为的“已经履行”理解为实际履行的部分，根据《专利法》第四十七条的规定，基于文义解释，专利无效对实际履行的部分不具有追溯力，对未予履行的部分具有追溯力，即：存在专利无效对部分合同可予追溯对部分合同不可追溯的情形。若该种情形成立，虽然可予追溯的部分合同及不可追溯的部分合同在效力上不论相同或不同都并不违反《合同法》，但在后续救济上却存有理论障碍，以合同解除或合同撤销的救济途径为例，存在部分合同可予解除部分合同不可解除或部分合同可予撤销部分合同不可撤销的矛盾。因此，把关于合同行为的“已经履行”理解为实际履行的部分可能面临理论障碍。

综上，即使《专利侵权司法解释（二）（公开征求意见稿）》第三十五条经审议通过而得以正式发布，亦不能把关于合同行为的“已经履行”理解为实际履行的部分，其仍应作完全履行予以理解和适用。

（四）有无追溯力的条件

基于《专利法》第四十七条的规定，不同于对专利效力的绝对追溯，专利无效对专利许可合同的追溯采相对追溯，即：在一定条件下，专利无效对专利许可合同具有追溯力。

1、有追溯力的条件

根据《专利法》第四十七条的规定，专利无效对专利许可合同具有追溯力的条件，系：

(1)无效宣告请求审查决定最终生效；

(2)决定日前专利许可合同未完全履行。

2、无追溯力的条件

根据《专利法》第四十七条的规定，专利无效对专利许可合同不具有追溯力的条件，系：

(1)无效宣告请求审查决定最终未生效；或

(2)无效宣告请求审查决定最终生效，但决定日前专利许可合同完全履行。

二、判定规则

（一）学理研究

专利许可合同作为一种以专利为标的的特殊类型的民事合同，专利无效后专利许可合同的效力判定以自始不能合同效力制度为理论基础，鉴于本文的定位及篇幅限制，笔者不对学理研究作过多展开，只对其作一概述。

1、理论渊源：罗马法之“杰尔苏规则”

作为罗马法上合同履行的基本障碍，自始不能导致合同的不成立或解除。其理论渊源系公元2世纪罗马法学家杰尔苏(Celsus)提出的“给付不能不构成债”[注8] 的著名论断，即：“杰尔苏规则”。其阐述的原理为：“不能给付或者自然界不存在的物品不能成为交易的标的”。

虽然另一位罗马法学家盖尤斯(Gaius)认为，“杰尔苏规则”在罗马法中的适用范围极为有限，但不可否认，其对近现代国际上的自始不能制度的发展和完善起到了重要的启示作用。

2、大陆法系：从无效到有效之立法变迁

以德国为例，1853年，学者默森(Mommsen)在其《给付不能》一书中对自始不能的形态予以深入研究，并对自始不能的类别予以区分，即：“默森学说”。

1986年，“默森学说”被成功写入《德国民法典》[注9]；《德国民法典》第三百零六条规定，“以不能的给付为标的的契约，无效。”《德国民法典》第三百零六条宽泛适用杰尔苏法则，将标的自始不能的合同效力一律规定为无效。基于德国民法学者的通说，《德国民法典》第三百零六条的无效规定仅适用于自始的客观不能。

2002年，德国颁行《德国现代化债法》，并对《德国民法典》进行修订。《德国民法典》新债法第311a条第1款规定：“债务人因依新债法第275条第1款至第3款不需要给付、并且给付障碍在订约时即已经存在的，不妨碍合同的效力。”即：修改后的《德国民法典》将自始不能的合同效力统一为有效。

3、英美法系：合同有效但可解除

在英美法中，由于合同标的出现瑕疵而致合同无法继续履行或者履行不现实的状况，体现在合同受挫制度之中。

以英国为例，依英国判例[注10]，法院主要承认发生以下事件合同履行不能：标的物毁损；合同规定的特定履行人无力履行；政府干预；合同目的变得不合法；情势发生根本变更；意外事件使合同不能履行。在合同受挫制度中，履行不能确定的合同效力为有效，在确定合同有效的前提下，行使解除权、确定当事人之间的责任并对当事人的利益进行平衡。

4、国际公约：标的自始客观不能之合同有效

• 《联合国国际货物销售合同公约》

联合国国际贸易法委员会主持制定、1980年3月在维也纳外交会议上通过、于1988年1月1日生效的《联合国国际货物销售合同公约》(the United Nations Convention on Contractsfor the International Sale of Goods，CISG)并未明确规定自始不能之情形，但其原则上认为，在缔约时就已经出现自始不能的合同是有效的，如果因自始不能致使合同不能履行，除非有法定的免责理由，否则构成违约责任。[注11]

• 《国际商事合同通则》

国际统一司法协会于1994年编撰、于2004年进行第一次修订、于2010年进行第二次修订的《国际商事合同通则》(Principles of International CommercialContracts， PICC)第3.9条第1款规定，“合同订立时不可能履行所承担义务的事实不影响合同的效力。”[注12]该规定表明，只要是订立合同时不能履行合同的事实，不论是标的自始不能还是标的嗣后不能均囊括在内，均不影响合同的效力。

• 《欧洲合同法原则》

欧洲合同法委员会于1998年制定的《欧洲合同法原则》(The Principles Of European Contract Law,PECL)第4:102条（自始不能）规定：“仅仅由于合同成立时所负债务的履行不能或由于一方当事人无权处分合同关涉的财产，合同并不无效。”[注13]该条规定与《国际商事合同通则》第3.9条第1款的规定基本一致，规定合同订立时的自始不能不导致合同无效。

基于上述规定，国际公约对任何情形的自始不能均不影响合同效力的观点采支持态度，合同出现自始不能的情形，其效力在原则上是有效的。

5、中国台湾：标的自始客观不能之合同无效

台湾学者王泽鉴认为，《民法》第二百四十六条所谓“不能之给付”，系指自始客观不能。自始主观不能不影响契约的效力，系台湾学者的通说。学者黄茂荣认为，“主观不能并非绝对不能，有排除的可能，是故，于订约时当事人有约定债务人应负排除义务，或甚至应负‘获取危险’或担保责任的可能。必须在无该等特约及无一该条但书规定的情形时，以自始不能的给付为契约标的的，其契约方始无效。因此在解释第246条时应将主观不能排除在外。”[注14]

6、中国大陆：标的自始客观不能之合同无效

对于自始不能合同效力的判定标准，自罗马法上的“给付不能不构成债”至《德国民法典》规定的“以不能的给付为标的的契约，无效”扩展至《德国现代化债法》与国际公约中所规定的“自始不能的合同有效”之规则。我国民法学界大部分学者推崇德国法上“标的自始不能的合同无效”的传统判定规则。

（二）立法规制

1、合同法规制

《合同法》第三百四十四条规定，“专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。”

《合同法》第五十二条规定，“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)》第十四条规定，“合同法第五十二条第（五）项规定的“强制性规定”，是指效力性强制性规定。”

基于上述规定，《合同法》理法一致，并未区分专利无效对专利许可合同有无追溯力，并一律认定专利许可合同无效。

在司法实践中，虽然关于《合同法》第三百四十四条的规定，存有不同的意见：有观点认为应作效力性强制性规定理解，并判定涉案专利许可合同无效；有观点认为应区分专利许可合同订立于宣告专利权无效前且合同期间长于专利有效期、专利许可合同订立于宣告专利权无效后且被许可人未知专利无效的法律状态、专利许可合同订立于宣告专利权无效后且双方明知专利无效的法律状态三种情形分别按专利许可合同有效、专利许可合同可变更可撤销、合同有效但按技术服务合同处理。在司法实践中，虽然存有不同的观点；但在立法上，《合同法》第三百四十四条属于效力性强制性规定应无异议。

2、专利法规制

• 先判断专利无效对专利许可合同有无追溯力

《专利法》第四十七条第二款规定，“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”

《专利法》并未对专利无效时专利许可合同的效力形态作出明确规定，基于《专利法》第四十七条第二款之规定，专利无效时专利许可合同的效力判定应分两步走：首先，由《专利法》第四十七条回应专利无效对专利许可合同有无追溯力；其次，在专利无效对专利许可合同有无追溯力的情况下，专利许可合同的效力判定应回归到《合同法》，由《合同法》回应专利许可合同的效力形态。换言之，《专利法》只解决专利无效对专利许可合同有无追溯力的问题，专利许可合同的后续效力判定由《合同法》基于专利无效对专利许可合同有无追溯力，并结合《合同法》的相关规定作出具体判定。

• 专利无效对专利许可合同无追溯力时专利许可合同依合同法有效

若专利无效对专利许可合同无追溯力，专利无效前后专利许可合同的效力形态一致，专利无效后专利许可合同的效力形态即为专利无效前专利许可合同的效力形态，即：专利有效时专利许可合同的效力形态。不考虑除合同标的外的其它因素，专利许可合同有效，即：专利无效前后，专利许可合同有效。

• 专利无效对专利许可合同有追溯力时专利许可合同依合同法无效

若专利无效对专利许可合同有追溯力，依据《合同法》第三百四十四条之规定及前述分析，专利许可合同无效，即：专利无效前，专利许可合同有效；专利无效后，专利许可合同无效且自始无效。

基于上述规定，《专利法》区分专利无效对专利许可合同有无追溯力，专利无效对专利许可合同无追溯力时专利许可合同依合同法有效，专利无效对专利许可合同有追溯力时专利许可合同依合同法无效。

3、冲突及解决

• 冲突

《专利法》与《合同法》的冲突体现在三个方面：

(1) 判定规则的冲突：《合同法》理法一致，并未区分专利无效对专利许可合同有无追溯力，并一律认定专利许可合同无效；《专利法》区分专利无效对专利许可合同有无追溯力，专利无效对专利许可合同无追溯力时专利许可合同依合同法有效，专利无效对专利许可合同有追溯力时专利许可合同依合同法无效。

(2) 新法与旧法的冲突：《专利法》于1984年3月12日颁布，自1985年4月1日起实施，并于1992年9月4日第一(1)次修订时于第五十条增加了专利无效对专利许可合同的追溯力的规定；《合同法》于1999年3月15日颁布，自1999年10月1日起实施。在这个意义上，《专利法》和《合同法》分属旧法和新法。

(3)特别法与一般法的冲突：以专利为标的的专利许可合同的效力判定，《专利法》和《合同法》分属特别法和一般法。

• 解决

基于《专利法》的立法本意及立法变迁，结合《合同法》的相关规定，笔者认为，基于特别法优于一般法、新法优于旧法的基本原则，应优先适用《专利法》，对专利无效对专利许可合同有无追溯力予以判定，再基于专利无效对专利许可合同有无追溯力，由《合同法》对专利许可合同的后续效力予以判定，具体而言：专利无效对专利许可合同无追溯力时专利许可合同依合同法有效，专利无效对专利许可合同有追溯力时专利许可合同依合同法无效。

（三）判定规则

基于《专利法》第四十七条、《合同法》第三百四十四条及第五十二条第（五）项之规定，结合学理研究及相关立法实践，专利无效后专利许可合同效力的判定规则为：

（1）确定无效宣告请求审查决定的最终效力（生效/未生效）、专利许可合同的履行状况（完全履行/部分履行）、完全履行状况下的履行日期（决定日前/决定日后）；

（2）根据《专利法》确定专利无效对专利许可合同有无追溯力；

（3）根据《合同法》确定专利无效对专利许可合同无追溯力时专利许可合同的效力形态；

（4）根据《合同法》确定专利无效对专利许可合同有追溯力时专利许可合同的效力形态。

该判定规则如图1所示：

图1 专利无效后专利许可合同效力的判定规则

三、司法实践

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